<선택발명의 신규성, 진보성 및 명세서기재> [대법원 2003. 4.25 선고 2001후2740판결] 김철환(법무법인 율촌 변호사, 전 특허법원 판사)

소개글

<선택발명의 신규성, 진보성 및 명세서기재> [대법원 2003. 4.25 선고 2001후2740판결] 김철환(법무법인 율촌 변호사, 전 특허법원 판사)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

<선택발명의 신규성, 진보성 및 명세서기재>
[대법원 2003. 4.25 선고 2001후2740판결]
김철환(법무법인 율촌 변호사, 전 특허법원 판사)

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 본론
　1. 사건의 개요
　2. 소송특허의 개요
　3. 사건의 쟁점
　4. 판시
　　4-1. 해설
　　　(1)선택발명의 개념 및 근거
　　　(2)선택발명의 신규성 및 진보성
　　　　가. 선택발명의 요건
　　　　나. 선택발명의 신규성
　　　　다. 선택발명의 진보성
　　　(3)선택발명에 있어서의 명세서 기재 정도
　　4-2. 관련 판례
　　　(1) 대법원2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 (등록무효)
　　　(2) 대법원 2003.10.10, 선고, 2002후2846, 판결 (거절결정)

Ⅲ. 결론

본문내용

대비하여 이 사건 출원발명에 비하여 현저한 효과가 있다고 판단하였고, 상고심에서의 주된 쟁점은, 선택발명의 효과를 출원일 이후에 제출한 자료에 의하여 입증이 가능한 것인지 여부와 선택발명의 일부에 대한 효과만으로 그 전체의 특허성을 인정할 수 있는 것인지 여부였다.
4. 판시(2003. 04. 25. 대법원 2001후2740)
파기 환송.
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.
명칭을 “신경보호성 크로만 화합물”로 하는 이 사건 출원발명에 포함된 화합물 중 화학식(Ⅲ) 화합물의 광학이성질체인 화학식(Ⅳ) 화합물을 바람직한 화합물에서 제외하고 있으며, 실제 양리작용의 면에서 볼 때 광학이성질체에 있어서는 어느 한 쪽 광학이성질체의 활성이 우수하다고 하여 다른 쪽 광학이성질체의 활성도 함꼐 우수하다고 할 수 없고, 오히려 어느 한 쪽 광학이성질체의 활성이 우수한 경우에 다른 쪽 광학이성질체는 효과가 어지거나 부작용을 일으키기도 하는 것이어서 출원발명의 화합물 중 화학식(Ⅳ)의 효과가 다른 화합물에 비하여 낮을 수 있음이 분명하므로 화학식(Ⅲ) 화합물의 효과에 관한 대비실험자료에 의하여 화학식(Ⅳ) 화합물의 효과까지도 추인하기는 곤란함에도 불구하고, 출원발명의 명세서에서 효과가 뛰어나다고 기재해 놓은 화합물(Ⅲ)에 대한 대비실험자료만을 가지고 출원발명 전체의 효과를 인정한 원심판결은 위법하다.
4-1. .해 설
(1)선택발명의 개념 및 근거
선택발명이란 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다. 대법원 2003. 4. 25 선고 2001후2740 판결, 2003. 10. 10 선고 2002후2846 판결 등.
이러한 선택발명에 관하여 특허법에서 별도의 언급이나 규정을 두고 있는 것도 아니고, 또 형식적으로 볼 때 선택발명의 개념은 선행특허와 중복특허로 볼 여지도 있는 것이어서, 특허법상 선택발명에 특허성을 인정할 것인지 여부에 관하여 의문이 들 수도 있다. 그러나 위와 같은 선택발명의 개념 및 그 특허성에 관해서는 외국은 물론 우리나라에서도 특허청의 심사기준이나 판례를 통하여 널리 인정되고 있다. 선택발명은 주로 화학분야의 특허에서 많이 논의되어 왔으나, 선택발명을 공지의 발명과의 상·하위 관계로만 파악하면 그 개념상 반드시 물질발명에 국한되는 문제는 아니다.
선택발명이라는 개념을 인정하고 그에 특허성을 부여하는 것은 선행발명의 개시를 넓게 허여하여 발명활동을 장려하는 것과 함께 당해 선행발명을 기재한 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 않은 유익한 발명에 특허권을 부여함으로써 산업의 발달과 공익의 증진을 도모하고자 함에 있는 것인데, 이는 산업발달을 목적으로 하는 특허법의 정신에 합치되기 때문이라고 한다. 東京高判 所56. 11. 5.
선택발명은 본질적으로는 선행발명에 대한 중복발명에 해당하여 특허받을 수 없는 것이나 일정 요건을 갖춘 경우에 예외적으로 특허를 부여하는 것이라 하는 입장이 있으나, 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무(박영사), 107면; 특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결도 같은 취지.
이에 대해서는 특허법은 기본적으로 기술 자체가 아닌 기술적 사상을 보호하기 때문에 선택발명은 기술적 사상이 다른 것으로서 중복특허가 아니고 다만 그 특허권이 미치는 권리범위의 일부가 중첩되는 것에 불과하고, 박길채, “선택발명의 명세서 기재 요건”, 지식재산21 (특허청, 96호)
그와 같이 볼 경우 우리 특허법이 선택발명의 특허요건을 별도로 두고 있지 않았음에도 특허가 인정되는 근거를 설명하기 어려워진다는 비판이 있다. 유병선, “선택발명의 특허요건에 대한 고찰”. 지식과 권리(2005년 가을·겨울호), 23면.
선택 발명과 관련하여 주로 문제되는 것은 발명의 신규성 및 진보성에 관한 특허성 인정 여부와 명세서의 사엣한 설명의 기재 정도에 관한 것 이다. 그 밖에 어 발명의 실시가 이미 등록된 특허발명에 대한 관계에서 선택발명에 해당하는 경우 특허발명의 이용 여부도 문제될 수 있으나, 이는 대상 판결과 무관하므로 여기서는 논의로 한다.
(2)선택발명의 신규성 및 진보성
-가. 선택발명의 요건
선택발명에 특허가 인저오디기 위해서는, (가) 선행발명을 기재한 선행문헌 등에 구체적으로 개시되어 있지 않고 (제 1 요건), (나) 선행발명이 갖는 효과와 다른 현저하 이질의 효과 또는 동질이지만 현저히 우수한 효과를 갖는 것이어야 한다(제 2 요건). 이러한 요건은 우리나라 특허청 심사기준 및 판례에서 인정되고 있을 뿐만 아니라, 미국, 유럽, 일본 등에서 모두 공통적으로 인정되고 있다. 竹田 稔, 앞의 책, 274面.
선택발명의 위 2가지 인정요건과 신규성 및 진보성의 관계에서 다음 두가지 견해가 있다. 즉 제 1요건인 선행문언 등에 구체적으로 개시되어 있지 않은 것인지 여부는 신규성의 문제이고 제2요건인 선행발명이 갖는 효과와 다른 현저한 이질의 효과 또는 동질이지만 현저한 우수한 효과를 갖는 것은 진보성의 문제라고 보는 견해와 위 제1,2요건 모두 신규성 내지 진보성의 문제로서 선택발명에 있어서 신규성 및 진보성의 요건은 선택특허의 성립요건을 만족하는 때에 동시에 만족되어지는 것이 된다고 보는 견해이다. 두 번

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